从诉讼角度看实用新型专利创造性判断中相近、相关技术领域的认定 | 同说知产
Posted on:2023.03.01 20:07 Author:杨玉方 Source:天同诉讼圈

 

 

前言

在我国,实用新型专利是专利制度建立之初即确立的专利类型之一,当时引入实用新型专利制度的原因主要有两点,一是当时审查力量不够,二是确保工人阶级的小发明、小改进也可以申请专利。因此,在我国引入实用新型专利制度之初,对其的定位是小发明,创造性高度要求要低于发明专利,该点在专利法对于发明和实用新型专利的创造性规定上也有直接体现,《专利法》第二十二条第三款对发明的创造性要求是“突出的实质性特点和显著的进步”,对实用新型的要求是“实质性特点和进步”。

《专利审查指南》第四部分第六章对于实用新型专利的创造性审查进行了专门规定,明确规定实用新型专利创造性的标准应当低于发明专利创造性的标准,两者在创造性判断标准上的不同主要体现在现有技术中是否存在“技术启示”。在判断现有技术中是否存在技术启示时,发明专利与实用新型专利存在区别,这种区别体现在现有技术的数量和现有技术的领域。关于现有技术的数量,指的是一般情况下可以引用一项或者两项现有技术评价实用新型专利的创造性,对于由现有技术通过“简单的叠加” 而成的实用新型专利,可以根据情况引用多项现有技术评价其创造性,该点比较容易理解和把握,实践中也较少产生争议。关于现有技术的领域,对于实用新型专利而言,一般着重于考虑该实用新型专利所属的技术领域。但是现有技术中给出明确的启示,例如现有技术中有明确的记载,促使本领域的技术人员到相近或者相关的技术领域寻找有关技术手段的,可以考虑其相近或者相关的技术领域。关于“相近的技术领域”、“相关的技术领域”,《专利审查指南》没有给出具体定义,也没有给出更具体的可操作性规定,导致“相近的技术领域”、“相关的技术领域”的认定在实践中容易产生一定争议。

笔者通过对现有司法案例的梳理,试图归纳总结司法实践中对“相近的技术领域”、“相关的技术领域”的认定标准和尺度。

 

 

相关裁判案例梳理

笔者通过对现有司法案例的梳理发现,在涉及实用新型专利创造性的案例中,相近或相关技术领域的认定往往是专利权人抗辩点之一,司法机关在作出裁判文书时通常也会针对该抗辩理由给出具体回应。笔者梳理出实践中比较典型的案例,列举如下:

案例一:最高人民法院(2011)知行字第19号案

裁判观点:涉案专利是名称为“握力计”的实用新型专利,判断其是否具有创造性,首先应当确定握力计所属的技术领域以及相关和相近的技术领域。技术领域的确定,应当以权利要求所限定的内容为准,一般根据专利的主题名称,结合技术方案所实现的技术功能、用途加以确定。专利在国际专利分类表中的最低位置对其技术领域的确定具有参考作用。相近的技术领域一般指与实用新型专利产品功能以及具体用途相近的领域,相关的技术领域一般指实用新型专利与最接近的现有技术的区别技术特征所应用的功能领域。涉案专利技术功能属于测力装置,具体用途为测人手的握力。

本案中,涉案专利权利要求1的技术方案与最接近的现有技术证据7(一种体力测定器)公开的内容相比,区别技术特征在于测力传感器不同,测力传感装置为涉案专利的相关技术领域。为了评价测力传感器的创造性,专利复审委员会考虑了证据2(手提式数字显示电子秤,用于测重力),将其测力传感器与涉案专利的传感器进行比对。虽然握力计和电子秤都是测力装置,但二者分别具有不同的特定用途。同时,重力和人手的握力相比较,施力对象不同,施力方向也不同,重力单纯向下,人手的握力不是单纯向下而是从四周向中心,所以二者不属于相同技术领域。但涉案专利与手提式数字显示电子秤功能相同,用途相近,二者测力传感器的测力原理基本相同,可以将手提式数字显示电子秤视为涉案专利的相近技术领域。

案例二:最高人民法院(2020)最高法知行终426号案

裁判观点:关于技术领域,判断发明或者实用新型是否具备创造性的核心是判断现有技术是否已经给出了发明或者实用新型的技术启示。如果现有技术已经给出明确的技术启示,促使本领域技术人员到相近或者相关的技术领域寻找有关技术手段,也可以考虑将相近或者相关技术领域中的现有技术,作为用于评价发明或者实用新型的创造性的对比文件。本案中,本专利涉及一种螺旋桨,而证据1涉及一种风扇,两者虽然不属于完全相同的技术领域,但是均涉及空气力学,基本结构和工作原理相近,两者属于相近的技术领域。两者需要解决的螺母松动的技术问题和分别采用的第一螺接部的旋紧方向与传动轴螺纹方向相反、风扇工作时的旋转方向与螺母的旋紧方向相反的技术手段均近似。因此,被诉决定及原审法院将证据1和本专利认定为属于相近的技术领域,并用于评价本专利的创造性,并无不当。

案例三:最高人民法院(2020)最高法知行终429号案

裁判观点:上诉人主张对本专利创造性的评价不应当结合证据4,认为本专利为实用新型专利,证据1与证据4的产品分属不同的技术领域,且证据4止流的是封闭的如输液时的液体,与本专利止流的是开放流通的气体,存在明显区别。本院认为,与发明相比,实用新型专利创造性的标准低于发明专利创造性的标准,由于技术领域范围的划分与专利创造性要求的高低密切相关,因此评价实用新型专利创造性时,判断现有技术中是否存在技术启示,通常着重于考虑该实用新型专利所属的技术领域。但现有技术已经给出明确的技术启示,促使本领域的技术人员到相近或者相关的技术领域寻找有关技术手段的情形下,可以考虑其相近或者相关的技术领域。本专利所涉技术为产品包装领域,关于顶杆相关的区别特征1,其作用和功能是通过锁住吸嘴控制热气的排出,确保使用安全。证据4说明书及附图1公开了通过顶杆向内运动顶压软管使其变形实现软管的截流,以及通过向外拉动顶杆恢复软管初始状态实现通流的内容。虽然证据4所涉为医用器械领域,但证据4公开了通过控制顶杆的左右运动实现气体或液体的阻断和流通的内容,存在明确的教导。因此,本领域技术人员有动机将相近技术领域的证据4中的上述技术手段应用于产品包装。证据1公开了开关插销支柱,且其所涉位置与本专利的顶杆的位置一致,本领域技术人员容易想到将证据4的技术手段应用在证据1中。

案例四:最高人民法院(2018)最高法行申1252号案

裁判观点:再审申请人主张对于实用新型专利而言,一般着重于考虑该实用新型专利所属的技术领域,在证据2中已经明确规定航空器不属于本标准范围的情况下,本领域技术人员没有动机将证据2中适用于建筑领域的浪涌保护器的工作机制应用于证据1直升机中的雷电抑制器。对此,本院分析如下:虽然本专利中的雷电防护装置是应用到直升机空速管电加热除冰系统,证据2浪涌保护器是应用到建筑物上,但雷电防护装置和浪涌保护器两者功能相同,均是在正常状态下呈高阻态,在雷击状态下为雷电提供泄放通道。因此,本专利和证据2只是应用领域不同,但就雷电防护装置的功能而言,两者属于相同技术领域。而且,虽然证据2第1部分通则中明确规定车辆、船舶、航空器不属于本标准范围,但这仅是对该国家标准适用范围的规定,并不能妨碍本领域技术人员将其中起到相同功能的装置应用到标准范围以外的其他应用领域中。因此,本领域技术人员有动机参考借鉴在不同应用领域中起到相同功能的浪涌保护器。在证据1的基础上,当面临需要对空速管电加热除冰系统进行雷电防护时,本领域技术人员容易想到将证据2中的浪涌保护器应用于证据1中的雷电抑制器。合肥航太公司关于本领域技术人员没有动机将证据2中适用于建筑领域的浪涌保护器的工作机制应用于证据1直升机中的雷电抑制器的申请再审理由不能成立。

案例五:最高人民法院(2019)最高法知行终123号案

裁判观点:本专利为实用新型专利,要求保护一种哑铃,证据1是最接近的对比文件,本专利权利要求1与证据1的区别技术特征为:本专利所述标示牌采用热压成型工艺一体成型于所述包覆层的端部。根据上述区别技术特征,实际要解决的技术问题是:如何使标示牌与包覆层一体成型。证据10公开了一种用于轮毂上的车轮装饰盖,所述的车轮装饰盖的顶面具有一体热压成型或注塑成型的产品标志和/或装饰图案。从主题名称上看本专利为“哑铃”,证据10为“车轮装饰盖”,虽然哑铃与车轮装饰盖不属于相同或者相近的技术领域,但是本案要解决的是现有技术是否给出了如何使标示牌与包覆层一体成型的技术启示,在这个技术问题的驱使下,本专利所属领域的技术人员有动机到与一体成型工艺技术有关的现有技术中寻找启示。证据10的装饰盖虽然应用于汽车领域,但也涉及如何将标示牌与被装饰物结合到一起的技术问题。证据10在用于解决本专利与证据1相比实际要解决的技术问题时,与本专利属于相近的技术领域。因此,被诉决定将证据1与证据10结合评价本专利的创造性并无不当。

案例六:最高人民法院(2020)最高法知行终383号案

裁判观点:上诉人主张证据12(多功能按摩椅)属于与本专利(便携式频谱仪)相差明显过大的技术领域,不应当予以考虑,不存在明确的启示使本领域技术人员结合证据12的技术领域寻找改进频谱仪便携性的技术手段。对此,本院认为,对于实用新型专利而言,一般着重于考虑该实用新型专利所属的技术领域。但是现有技术中给出明确的启示,例如现有技术中有明确的记载,促使本领域的技术人员到相近或者相关的技术领域寻找有关技术手段的,可以考虑其相近或者相关的技术领域。证据12公开的一种多功能按摩椅,包括了具有红外线保健功能的红外线保健装置,红外线保健装置与本专利所属技术领域相近,并非是不同的技术领域,因此,可以考虑该相近技术领域是否存在技术启示。

案例七:最高人民法院(2019)最高法知行终208号案

裁判观点:本专利为实用新型专利,权利要求1请求保护一种高灵敏度水阀调节手柄,证据1为一种水龙头的安装结构,本专利权利要求1与证据1的区别技术特征为:本专利还包括一卡设于手柄安装座底部的手柄下盖及设置于手柄安装座与手柄下盖之间的配重块,证据1中未公开相关结构。在此基础上,本专利相对于证据1实际解决的技术问题是,增加手柄的重量以提高操作灵敏度。证据4公开了一种驾驶室内旋钮开关结构,该证据披露了为解决旋钮轻、稳定差的技术问题,而在旋钮内设置配重组件,并将环形配重块定位安装在配重架上,能够保证旋钮操作稳定性的技术构思。从主题名称上看,本专利为“水阀调节手柄”,证据4为“驾驶室内人机交互操作开关”,二者虽然具有不同的应用环境,但是从功能上看,二者均为开关。本案的争议点是,对于本领域技术人员而言,现有技术是否给出了在开关中安装配置块的技术启示。本院认为,在为解决增加手柄的重量以提高操作灵敏度这一技术问题的驱使下,本专利所属领域的技术人员有动机到与开关结构有关的现有技术中寻找启示。虽然证据4中未明确提及采用配重块是为了解决提高操作灵敏度的技术问题,但是其能够保证旋钮操作的稳定性,必然会提高操作的灵敏度,与本专利要实现的发明目的没有明显的区别。因此,本领域技术人员有动机将证据4所公开的配重块运用于证据1中以解决相同的技术问题,故证据1和证据4存在结合的技术启示。

案例八:北京知识产权法院(2017)京73行初9117号案

裁判观点:专利法第二十二条第三款对于发明与实用新型的创造性要求虽有所不同,但区别仅在于程度的不同,亦即,发明需要是“突出的”实质性特点及“显著的”进步,但实用新型则无此要求。基于此,对于实用新型对比文件的技术领域是否具有更为严格的限定,取决于技术领域与创造性程度之间的关系。亦即,是否只要对比文件所处技术领域既不相同,亦不相近或相关,则该实用新型的获得必然需要付出创造性劳动。

基于以下考虑,本院认为不宜认定二者之间具有必然联系:

其一,技术领域这一概念具有较大解释空间,而解释上的不同,完全可以使原本无关的技术领域成为相关或相近技术领域,抑或反之。例如,对于“一种空调器的连接线弹性卡扣结构”,依据其逐层限定关系,其技术领域至少可能有两种理解:卡扣领域;空调器领域。现有技术为在墙壁、天花板或其它平面上固定电线的开口卡圈。如果将该专利的技术领域认定为空调器领域,则该对比文件与其并非同一技术领域,但如果认定为卡扣领域,则二者为同一技术领域。这一解释上的模糊性,使得对于技术领域是否相同、相近或相关的限定,在实践中缺少可操作性。

其二,即便不考虑技术领域概念本身的模糊性,仅就创造性劳动而言,并非不同技术领域技术特征之间的结合必然需要付出创造性劳动。以“抗冲击型新式自行车鞍座”为例,其特征之一为该鞍座上设有标贴区。因各种商品上均会出现标贴,而相对于本领域技术人员而言,将任何一类产品上的该技术特征结合到自行车鞍座上均无需付出创造性劳动,与该产品所属领域并无直接关系。由此可见,技术领域是否相同、相近或相关与创造性的判断并无必然联系。

综上,本院认为,因实用新型专利与发明专利在创造性上的区别体现为创造性程度的高低,而创造性程度与技术领域并无必然联系,故即便被结合的现有技术与实用新型专利并非相同、相近或相关技术领域,亦不意味着该实用新型专利必然具有创造性,仍需考虑该技术方案对于本领域技术人员而言是否容易想到。据此,原告认为证据12与本专利并非相同技术领域,故不应用以评价权利要求1创造性的主张不能成立,本院不予支持。

案例九:北京知识产权法院(2022)京73行初11999号案

裁判观点:本专利为实用新型专利,要求保护“一种聚焦超声波美容仪”,证据1公开了一种超声波探头。至于证据1与本专利是否属于相同或相近的技术领域,由于证据1涉及利用超声波信号对检测物进行检查;而本专利涉及利用超声波进行美容治疗,二者均涉及超声波技术的应用领域,仅是具体应用部位不同,但在技术原理、技术手段等方面并无实质差别,故二者属于相同或相近技术领域,原告关于证据1并非适格对比文件的相关理由不能成立,本院不予支持。

案例十:北京知识产权法院(2016)京73行初2287号案

裁判观点:虽然在实用新型专利创造性的评价过程中,一般着重于考虑该实用新型专利所属的技术领域,但现有技术中给出明确的启示,例如现有技术中有明确的记载,促使本领域的技术人员到相近或者相关的技术领域寻找有关技术手段的,可以考虑其相近或者相关的技术领域。本案中,虽然对比文件2公开的为一种内置宽带拨号功能的设备,而本专利为手写电子输入装置,但二者均面临“如何快速安装使用该外接装置”的技术问题,故在对比文件2明确公开了通过USB接口传输存储模块中存储的驱动程序到网络终端并进行安装的技术信息的基础上,本领域的技术人员在面临“如何快速安装使用该外接装置”这一技术问题时,有动机将对比文件2中公开的存储设备驱动程序的第一存储模块102以及传输该存储模块中存储的驱动程序到网络终端进行安装的USB接口应用于对比文件1,并获得本专利权利要求1请求保护的技术方案。综上,被诉决定认定本专利权利要求1相对于对比文件1和对比文件2的结合不具备创造性的结论并无不当,本院予以确认。

案例十一:北京知识产权法院(2021)京73行初13141号案

裁判观点:本专利为实用新型专利,名称为“毛发修剪器传动机构”,从属权利要求8引用权利要求1,进一步限定了“所述从动圆盘的材质为金属良导体”。证据4公开了一种可控制磁力软启动装置,其技术领域涉及磁力启动传动装置,本专利及证据2均是这种装置在毛发修剪领域的具体应用,故证据4与本专利及证据2属于相关技术领域。

案例十二:北京知识产权法院(2020)京73行初15630号案

裁判观点:最接近的现有技术,是指现有技术中与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案,在确定最接近的现有技术时,应首先考虑技术领域相同或相近的现有技术。本专利要求保护一种“康健装置”,根据说明书【0094】【0095】部分的记载:“本实用新型提供一康健装置,本实用新型所述的‘康健装置’是指能够提供保健、康复、护理、按摩或者其任意组合功能的装置,以方便使用者进行保健,从而帮助其保持身体健康。本领域技术人员应该能够理解,该康健装置也可以被用于颈部等其他身体部位,本实用新型在这方面不做限制”。根据上述记载,本专利的康健装置并未限定仅能对腰椎、颈椎进行保健、按摩等功能。证据2公开了一种具有按摩功能的“按摩枕头”。可以看出,本专利与证据2所涉及的技术领域及要解决的技术问题相近,可以作为最接近的现有技术评价本专利的创造性。原告的该项主张不能成立,本院不予支持。

 

 

裁判观点总结

通过对现有司法案例的梳理,笔者发现司法实践中比较早对“相近的技术领域”、“相关的技术领域”给出明确定义的裁判文书为最高人民法院(2011)知行字第19号裁定,即第二点中列举的案例一,其明确指出“相近的技术领域一般指与实用新型专利产品功能以及具体用途相近的领域,相关的技术领域一般指实用新型专利与最接近的现有技术的区别技术特征所应用的功能领域”,该裁定也被之后的多份裁判文书在评述该问题时予以援引。

在相近或者相关技术领域的认定标准上,司法实践中一般倾向于宽松,实践中很少出现仅因为对比文件与本专利不属于相近或者相关的技术领域而直接认定本专利具备创造性的情况,即使司法机关认定对比文件与本专利不属于相近或者相关技术领域,通常也会进一步评述存在技术启示的其他障碍导致本专利具备创造性。究其原因,笔者认为,一方面是由于技术领域的认定本身就具有一定弹性空间,第二点中列举的案例八对此也有具体分析;另一方面,“相近的技术领域”、“相关的技术领域”是讨论实用新型创造性高度背景下的衍生概念,其概念本身也缺乏统一的解释,如果过于严格掌握“相近的技术领域”、“相关的技术领域”的尺度,实践中难免会出现在面对相同的对比文件时,实用新型专利无效难度明显高于发明专利的情况,相当于给实用新型专利穿上了打不穿的铠甲,有违实用新型专利制度的初衷。

 

 

 

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