本文共计9,739字

 

 

 

 

 

 

谁给？给谁？什么时候给？给多少？这是企业在给员工发放职务发明奖励报酬（下称“奖酬”）时必然需要考虑的合规问题。

 

本文结合案例，尝试回答以上问题。因文章篇幅有限，该主题分两期发表，敬请关注。

 

 

 

谁给？

 

《专利法》第十五条规定“被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励；发明创造专利实施后，根据其推广应用的范围和取得的经济效益，对发明人或者设计人给予合理的报酬。”

 

如何理解“被授予专利权的单位”？

 

1.王栋与某公司案

 

王栋与某钢股份有限公司、某山钢铁集团有限公司职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷案（王栋与某公司案）中[1]，原告王栋是某钢股份有限公司员工，某钢股份有限公司是某山钢铁集团有限公司的控股子公司。王栋是12项实用新型专利的发明人，专利权人为某钢股份有限公司，王栋请求判令某钢股份有限公司、某山钢铁集团有限公司支付其职务发明的部分奖金。

 

法院指出，单位向职务发明创造的发明人、设计人给付奖励应当具备两个条件。第一，发明人、设计人据以主张奖励的职务发明创造应当是已经获得专利授权的专利。第二，支付奖励的一方应是被授予专利权的单位。原告主张的12项实用新型专利均已获得授权，被告某钢股份有限公司是涉案专利权人，依法应是支付职务发明创造设计人的奖励的义务主体，而被告某山钢铁集团有限公司不是涉案专利权利人，且与某钢股份有限公司是彼此独立的企业法人，不是支付职务发明创造设计人奖励的义务主体。

 

案件评析：

 

法院的观点可以总结为：对于彼此独立的子母公司，如果子公司是被授予专利权的单位，则子公司负有支付职务发明创造奖酬的义务，母公司没有支付义务。还可进一步外延，如果母公司是被授予专利权的单位，则母公司负有支付职务发明创造奖酬的义务，子公司没有支付义务。

 

该案隐藏了一个前提，即，发明人/设计人是专利权人的员工，如果发明人/设计人不是专利权人的员工呢？例如，发明人/设计人是子公司员工，但专利权属于母公司/关联公司，此时发明人能否主张奖酬，又由谁来承担支付义务？

 

2.魏庆福等与航天科工案

 

魏庆福等职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷案（魏庆福等与航天科工案）中[2]，1993年航天工业总公司组织人员攻关，研发成功了防伪税控系统，随后获得了一项实用新型和发明专利权，其中，发明专利即为涉案专利。魏庆福等人作为航天工业总公司下属第五研究院502所康拓公司的员工，参与了防伪税控系统的研发过程，涉案专利授权时的专利权人为航天工业总公司，发明人包括魏庆福等人。1999年，航天工业总公司改制并分立，涉案专利等由航天机电集团承继，2001年航天机电集团变更企业名称为航天科工集团。2001年，涉案专利权由航天工业总公司变更登记至航天信息公司名下（注：航天信息公司是基于股东航天金穗公司以专利权出资的方式取得涉案专利权。航天金穗公司则是通过支付2135万元专利转让费的方式，从航天科工集团受让取得涉案专利权。航天科工集团与航天金穗公司是关联公司）。魏庆福等人申请再审时请求改判航天信息公司向魏庆福等人支付报酬，由航天科工集团承担连带清偿责任。

 

法院认为，航天工业总公司是“被授予专利权的单位”，是唯一的专利权人。魏庆福等人作为航天工业总公司下属单位的雇员，为完成涉案发明抽调参与了研发工作。故航天工业总公司作为涉案专利权的初始权利人，在法律上负有在实施涉案专利后向发明人支付报酬的义务。后航天工业总公司分立，航天科工集团在继受涉案专利的同时，也继受了在法律上负有在实施涉案专利后向发明人支付报酬的义务。航天信息公司作为新的专利权人，作为独立的法人，依据自身资源开展经营，实施涉案专利权的行为，与魏庆福等职务发明人无关。

案件评析：

本案中，魏庆福等人并非航天工业总公司员工，不存在劳动关系，系被抽调参与了研发工作，但法院认为航天工业总公司负有向发明人支付报酬的义务。

另外从本案专利权的变更以及法院对奖酬支付义务的分配来看，对于涉及公司合并、分立的情形，法院认为，向职务发明创造发明人/设计人支付奖酬的义务，由继受专利的公司承担。对于涉及专利转让的情形，支付合理对价的受让人虽然成为了新的专利权人，但与职务发明人无关，没有奖酬的支付义务。

 

3.陈海东与可口可乐案

 

陈海东与可口可乐饮料(上海)有限公司职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷案（陈海东与可口可乐案）中[3]，上诉人陈海东原系案外人上海申美饮料食品有限公司员工，因该公司浓缩液部于1999年被可口可乐(中国)饮料有限公司接管，故而原告劳动关系转入可口可乐(中国)饮料有限公司，此后可口可乐(中国)饮料有限公司与可口可乐饮料(上海)有限公司合并。涉案外观设计专利的专利权人为可口可乐公司，设计人为林某某、陈海东。按照可口可乐公司的要求，关联公司员工所做出的发明创造，其专利申请权均转移到可口可乐公司。陈海东上诉请求改判被上诉人可口可乐饮料(上海)有限公司支付其外观设计职务发明报酬。

 

法院认为，涉案专利虽系由可口可乐公司申请并获得专利权，但专利法关于对发明人或设计人给予报酬的规定，其立法本意是给予发明人或设计人应得的劳动报酬，该获得报酬的合法权利不应由于跨国企业内部的安排而受到损害。即便专利转让，亦应当给予发明人或设计人合理的报酬。因此，虽然被上诉人并非涉案专利的专利权人，但其系上诉人的雇主，涉案专利系上诉人在被上诉人处工作期间创作完成，属于上诉人的职务发明，且涉案专利已实施并取得经济效益，故上诉人有权向被上诉人主张涉案职务发明报酬。

 

案件评析：

 

本案中，法院明确了对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励以及合理报酬属于法定义务，不应由于关联公司/子母公司/跨国公司内部的协议安排而受到损害。

 

当然，在大多数情况下，分配任务、提供主要物质技术条件的单位即为与发明人/设计人存在劳动关系的单位，申请专利的权利为该单位，专利授权后，该单位为初始的专利权人，关联公司/子母公司/跨国公司内部的安排属于特殊情况。

 

 

 

给谁？

 

从立法本意出发，奖酬肯定是要给予职务发明创造的发明人/设计人，但前述发明人/设计人是否即为专利权利证书记载的发明人/设计人？对于仅仅挂名的发明人/设计人，企业能否决定不给予奖酬？如果发明创造是由一个研发团队共同完成，如何填写发明人/设计人？合作研发、委托研发中，奖酬又应给谁？

 

1.张国忠与西虎汽车案

 

张国忠与西虎汽车工业有限公司职务技术成果完成人奖励、报酬纠纷案（张国忠与西虎汽车案）中[4]，2011-2016年，原告张国忠进入被告西虎汽车公司工作，任技术部部长，2013年至2015年期间，西虎汽车公司申请了一系列专利，发明人均为张国忠，专利权人为西虎汽车公司。西虎汽车公司提供了技术开发（委托）合同、委托设计图及发票等证据拟证明对应专利的来源是对外委托设计的成果。原告张国忠请求判令被告支付专利奖励和报酬。

 

法院认为，虽然西虎汽车公司提交的证据可以看出对应专利的来源可能是对外委托设计的成果，但本案涉案专利均系西虎汽车公司作为专利权人进行申报的，在专利申报期间张国忠担任其公司的技术部长，且从证据中可以看出张国忠有参与部分过程。虽然张国忠可能并未参与相关专利发明设计的全过程，但将张国忠作为发明人或设计人进行专利申报是西虎汽车公司对自身权利进行处分的结果，国家知识产权局的专利权利证书具有公示公信的效力，西虎汽车公司应承担相应的法律后果，除非有证据证明西虎汽车公司进行的专利申报有误，否则均应以专利权利证书登记的发明人或设计人为准。

 

案件评析：

 

本案中，法院强调了国家知识产权局的专利权利证书具有公示公信的效力，通常职务发明创造的奖酬应当发给专利权利证书记载的发明人/设计人，除非单位有证据证明专利申报有误。

 

《专利法》第十六条规定“发明人或者设计人有权在专利文件中写明自己是发明人或者设计人。”署名权是发明人/设计人的合法权利，公司在提交专利申请文件时，有义务真实、准确的填写发明人/设计人。另外，考虑到专利权利证书公示公信的效力，真实、准确的填写发明人/设计人也有利于减少日后可能产生的奖酬争议。对于团队研发成果，尽量将有贡献的员工均记载在专利申请文件中，同时避免挂名、错写情形的发生。

 

本案中还有一个值得注意的地方，涉案专利涉及委托开发，受托方因不享有专利权而不涉及职务发明创造奖励与报酬支付；委托方虽享有专利权，但受托方参与研发的人员不是委托方的职工，故亦不涉及职务发明创造奖酬支付；最终委托方仅需要支付委托方参与研发的员工的奖酬。上海高院在《职务发明创造发明人或设计人奖励、报酬纠纷审理指引》中也做了类似的规定。

 

2.凌勇勤与浙江诺力机械案

 

凌勇勤与浙江诺力机械股份有限公司职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷案（凌勇勤与浙江诺力机械案）中[5]，原告凌勇勤与被告诺力机械公司签订了技术聘用协议，协议中约定了技术开发工作任务、技术开发验收标准、技术开发费用及其支付方式、技术成果的知识产权归属，同时协议中也使用了工资费用、工作纪律等词汇。之后诺力机械公司申请了涉案专利，发明人包含凌勇勤，并获得授权。原告凌勇勤请求判令被告诺力机械公司支付专利奖励和报酬。

 

法院认为，涉案技术聘用协议的标的为产品技术开发，双方围绕此对各自的权利义务进行约定，原告凌勇勤的主要义务为按时按质完成开发任务，而被告诺力机械公司的主要义务为提供技术资料、完成协助工作、支付费用等；从合同目的来看，在于开发新产品并用以生产经营；从合同主体来看，双方当事人之间主要以平等主体的身份围绕技术开发约定各自义务，且双方当事人对于基于项目而完成的技术成果归属的约定系平等主体之间达成的一致意思表示，若为履行本职工作而完成的发明创造，无需再对其归属进行约定，故合同主体双方之间未突出明显的隶属关系。综上，虽然涉案技术聘用协议中使用了工资费用、工作纪律等词汇，但综合合同内容、目的以及主体身份等情况，相较于原告凌勇勤所主张的劳动合同而言，涉案技术聘用协议更适宜认定为技术开发合同；涉案专利并非职务发明。

 

案件评析：

 

本案中，凌勇勤虽然为涉案专利记载的发明人，但是法院并未支持其获得奖酬的主张，关键在于凌勇勤与诺力机械公司之间并未建立劳动关系。即，发明人/设计人要求单位给予职务发明创造奖酬，前提是发明人/设计人与相应单位建立了劳动关系（前述魏庆福等与航天科工案中，总公司抽调了下属单位的员工参与研发，属于较为特殊的例外情形）。在技术聘用、技术合作开发中，如果自然人与公司之间仅是以平等主体的身份围绕技术开发约定各自权利义务，没有隶属关系，则自然人无法主张职务发明创造的奖酬。

 

3.孟照贤与天津城建大学案

 

孟照贤与天津城建大学职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷案（孟照贤与天津城建大学案）中[6]，2006年天津城市建设学院（后更名为天津城建大学）与河南纵横环保科技有限公司签订《天津城市建设学院工业废弃物综合治理与利用研究开发中心合资合同》共同开发循环硫化锅炉脱硫技术。孟照贤为河南纵横环保科技有限公司股东。2007年天津城市建设学院申请涉案专利，专利证书中记载的发明人有孟照贤。《天津城市建设学院科研机构申请表》中记载了合作单位为河南纵横环保科技有限公司，机构主要研究人员一栏中有原告孟照贤，所属单位为河南纵横环保科技有限公司。原告孟照贤主张判令被告支付研发费用、奖金、报酬。

 

法院认为，原告并非被告的职工，原告是基于其所属单位与被告的合作关系参与共同研发的，而非其本人受聘于被告参加研发工作。故其行为不属于被告的职务行为，而是履行河南纵横环保科技有限公司与被告合作义务的行为。

 

案件评析：

 

本案涉及公司与公司之间的合作开发，《专利法》第八条规定合作完成的发明创造，除另有协议的以外，申请专利的权利以及专利权属于共同完成的单位或者个人。如果是共同所有，合作的各单位应当各自对本单位参与研发的员工给予奖酬；如果约定一方所有（如本案），享有专利权的一方对其所在单位的发明人、设计人负有支付职务发明创造奖酬的义务，对另一方无相关义务。

 

 

 

什么时候给？

 

对于奖励，《专利法实施细则》第七十七条规定“被授予专利权的单位未与发明人、设计人约定也未在其依法制定的规章制度中规定专利法第十六条规定的奖励的方式和数额的，应当自专利权公告之日起3个月内发给发明人或者设计人奖金。”

 

对于报酬，《专利法实施细则》第七十八条规定“被授予专利权的单位未与发明人、设计人约定也未在其依法制定的规章制度中规定专利法第十六条规定的报酬的方式和数额的，在专利权有效期限内，实施发明创造专利后，每年应当……或者参照上述比例，给予发明人或者设计人一次性报酬……。”即，应当在专利权有效期限内，实施发明创造专利后给予报酬，报酬既可以每年给，也可以一次性给。

 

从规定来看，对于发放奖酬的时间，是可以约定的，如果没有约定，则按照《专利法实施细则》的上述规定执行。

 

 

 

给多少？

 

《专利法实施细则》第七十六条规定“被授予专利权的单位可以与发明人、设计人约定或者在其依法制定的规章制度中规定专利法第十六条规定的奖励、报酬的方式和数额。”

 

即，对于奖酬的方式和数额，有约定的从约定。但是需要注意制定的程序和约定的内容要合法、奖酬的方式和数额要合理，否则可能被认定为无效。

 

（一）程序和约定内容要合法

 

1.郑振华与河源富马案

 

郑振华、河源富马硬质合金股份有限公司职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷案（郑振华与河源富马案）中[7]，河源富马公司主张，关于发明人的奖励，应当按照该公司制定的《知识产权奖励办法》来发放,即一项实用新型专利权的奖励金为600元。郑振华认为其不知道河源富马公司存在《知识产权奖励办法》，双方并没有对奖励进行约定；奖励金应当根据法律规定的“一项实用新型的发明人奖励不得少于1000元”标准来计算。

 

法院认为，河源富马公司[2014]06号总经理月度《会议纪要》上记载，河源富马公司将继续跟进《知识产权奖励办法》《科研创新奖励办法》等系列创新奖励制度对有突出创新贡献的研发人员给予重奖。郑振华在该《会议纪要》上签字确认。由此可以推定，郑振华知晓河源富马公司存在《知识产权奖励办法》。在郑振华未提供证据证明其对《知识产权奖励办法》中关于专利奖酬条款曾经提出异议的情况下，应当认定《知识产权奖励办法》中关于专利奖酬的条款属于河源富马公司依法制定的规章制度，对河源富马公司和郑振华均具有约束力，双方均应当遵守。

 

案件评析：

 

规章制度要想对员工具有约束力，其制定的程序要合法。《劳动合同法》第四条规定“……用人单位在制定、修改或者决定……直接涉及劳动者切身利益的规章制度或者重大事项时，应当经职工代表大会或者全体职工讨论，提出方案和意见，与工会或者职工代表平等协商确定。在规章制度和重大事项决定实施过程中，工会或者职工认为不适当的，有权向用人单位提出，通过协商予以修改完善。用人单位应当将直接涉及劳动者切身利益的规章制度和重大事项决定公示，或者告知劳动者。”公司通过规章制度约束劳动者行为时，该规章制度必须同时满足“通过民主程序产生”、“内容合法”、“已向劳动者公示”三个条件，才具有法律拘束力。

 

2.王斌与金海智造案

 

王斌与金海智造股份有限公司职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷案（王斌与金海智造案）中[8]，被告金海智造公司和海航集团系关联公司。金海设计院所有的员工均是和被告或中基船业有限公司签订劳动合同，并未和金海设计院签订劳动合同（原告系与被告金海智造公司签订劳动合同）。2017年12月13日，金海设计院向员工发送标题为《转发：（需采取行动）关于落实海航科技集团职务发明奖励的事宜》的邮件，邮件的附件一为《关于下发〈海航集团职务发明奖励制度（试行）〉的通知》。后被告落实该制度并向员工支付了2017年度职务发明奖励。涉案14件专利的发明人包含原告王斌，被告主张《海航集团职务发明奖励制度（试行）》为海航集团发布的企业规章制度，并非被告发布的规章制度，上述制度并不当然适用于被告及被告员工，原告王斌主张被告应履行《海航集团职务发明奖励制度（试行）》的规定，向其支付14件专利的奖励。

 

法院认为，金海设计院通过邮件向员工下发《海航集团职务发明奖励制度（试行）》，后被告落实该制度并向员工支付了2017年度职务发明奖励，被告与海航集团系关联公司，被告在公司内部发布《海航集团职务发明奖励制度（试行）》并通过实际行动落实相关奖励制度，故上述规定对原、被告具有约束力。

 

案件评析：

 

对于母公司/集团公司/关联公司的规章制度，要想对下属公司/关联公司员工具有约束力，同样需要满足程序的合法性。如果母公司/集团公司/关联公司的规章制度在下属公司/关联公司进行了公示，征询过员工意见，满足“通过民主程序产生”、“内容合法”、“已向劳动者公示”三个条件，则具有法律拘束力；如果不满足上述条件，则对下属公司/关联公司员工不具有法律拘束力。例如陈伟与朔黄铁路发展有限责任公司职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷案中[9]，朔黄公司是国家能源投资集团有限责任公司的下属公司，国家能源投资集团有限责任公司发布了《国家能源投资集团有限责任公司科学技术奖励办法（试行）》，但因为没有证据表明朔黄公司将该奖励办法作为公司的规章制度使用且并未被员工所明知，最终法院认定上述奖励办法不适用朔黄公司员工。

 

3.钱琦与青岛歌尔案

 

钱琦与青岛歌尔声学科技有限公司职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷案（钱琦与青岛歌尔案）中[10]，原告钱琦于2010年7月至2017年2月在被告青岛歌尔公司研发部从事研发项目经理工作，在职期间申请了涉案专利并获得授权，发明人包括钱琦。青岛歌尔公司“奖金发放原则”规定，发明人中若有离职人员，实发金额将自动减掉其所占比例金额，不予发放。

 

法院认为，《专利法》及《专利法实施细则》已明确规定被授予专利权的单位应当给予发明人奖金，原告虽然已从被告处离职，但其职务发明已经完成，并且被告已经申报专利并获得授权，被告对于已离职的员工不再发放职务发明奖金违背法律规定，因此被告应当给与原告相应的职务发明奖金。

 

案件评析：

 

本案中，法院明确了对已离职员工不再发放职务发明奖金的规章制度是违反法律规定的，应当认定无效。

 

4.王荣与海洋王案

 

深圳市海洋王照明工程有限公司、王荣职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷案（王荣与海洋王案）中[11]，王荣系海洋王公司员工，并且是涉案三十七件发明专利的发明人之一，三十七件专利的授权均发生于王荣从海洋王公司处离职后。2010年，海洋王公司在其OA系统中公布了《专利管理奖惩细则》。该细则第七条规定一件发明专利受理后，奖励人民币壹千元整；授权后，奖励人民币贰仟元整，并一次性发放专利实施报酬人民币叁仟元整。第九条规定专利奖励与报酬每半年度集中发放一次，集中发放日之前已离职的，专利奖励与报酬不对该发明人发放。2014年（此时王荣已经离职），海洋王公司在其OA系统中公布了《专利管理补充规定》。该补充规定第九条第二款规定：一件发明专利，受理后给予发明人受理奖励伍佰元整，授权后一次性给予发明人授权奖励壹仟元整和实施报酬壹仟伍佰元整。

 

法院认为，海洋王工程公司施行的《专利管理奖惩细则》第九条的规定实质上对《专利法》所规定的用人单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励的法定义务附加了条件。即，通过该细则，海洋王工程公司对其应当履行的法定奖励义务附加了被奖励的职工在集中发放日前依然在职的条件。这一附加条件不合理地排除和限制了已经离职的发明人获得奖励的法定权利，免除了海洋王工程公司对于离职发明人应当履行的强制性奖励义务。因此，海洋王工程公司《专利管理奖惩细则》第九条的规定属于《劳动合同法》第二十六条第一款规定的应予无效的情形，应当认定无效。

 

《专利管理补充规定》出台时，王荣与海洋王公司已经解除劳务雇佣关系。因此，《专利管理补充规定》对王荣没有约束力。海洋王公司应当依照2010年《专利管理奖惩细则》第五条及第七条的规定，向王荣支付涉案三十七件专利被授权后的奖励。

 

案件评析：

 

虽然用人单位对于奖励的方式和数额拥有一定的灵活管理空间，但是《专利法》及其《专利法实施细则》均不允许用人单位以任何理由免于履行或者变相免于履行该义务。企业如果对其应当履行的法定奖励义务附加条件，不合理地排除和限制发明人/设计人获得奖励的法定权利，则附加条件无效。另外，本案中，《专利管理补充规定》公布于王荣离职后，其并不知晓该文件，因此对王荣不具有法律拘束力。

 

5.江凯与华塑电子案

 

成都华塑电子技术开发有限公司与江凯职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷案（江凯与华塑电子案）中[12]，江凯系华塑电子公司员工，涉案专利的设计人均包括江凯，《江凯工资发放明细表》显示江凯“应发工资”由“基本工资”、“餐补”、“保密费”、“竞业补偿金”、“加班工资”、“绩效工资”、“部门效益奖金”、“其他补贴”组成。华塑电子公司《设计研发中心技术人员部门效益奖金实施办法（暂行）》记载“决定在被授予专利权后，对职务发明创造的发明人或者设计人给予适当的部门效益奖金作为奖励”；“一项专利部门效益奖金=当月工资×参与人数×难度系数”；“研发技术人员个人奖金=部门效益奖金／参与人数”；“研发技术人员与公司解除劳动关系后，公司停止发放相应奖金、奖励”。江凯在《规章制度学习确认书》上签字。华塑电子公司主张，其已通过工资的形式向江凯支付了“部门效益奖金”。江凯请求判令华塑电子公司向江凯支付外观设计专利的奖励和报酬。

 

法院认为，华塑电子公司提供的《江凯工资发放明细表》显示，该“部门效益奖金”的工资组成形式从江凯2011年4月入职开始就已存在，并实际予以发放，涉案专利于2012年11月开始获得授权，而该月江凯的“部门效益奖金”相较此前并没有增加，此后，江凯便从华塑公司离职。因此，从江凯工资的“部门效益奖金”发放情况，并不能体现该“部门效益奖金”是华塑电子公司基于涉案专利的申请或授予情况向江凯发放的奖励。

 

案件评析：

 

用人单位将奖酬与工资一同发放并不违反法律规定，但是不能变相免于履行支付奖酬的义务。如果在专利授权前后以及专利实施前后，发明人/设计人工资没有体现出奖酬，则应当认定单位未履行支付义务。

 

另外，本案对于“研发技术人员与公司解除劳动关系后，公司停止发放相应奖金、奖励”的相关规定，与前述“钱琦与青岛歌尔案”相似，均认定无效，强调单位不允许通过制定规章等方式来排除职务发明创造者获得奖酬的法定权益。

 

未完，待续……

 

注释：

[1] (2018)辽01民初788号。

[2] (2016)京民再38号。

[3] (2020)沪民终568号。

[4] (2018)闽01民初1056号。

[5] (2015)浙湖知初字第224号。

[6] (2019)津01民初84号。

[7] (2017)粤民终2504号。

[8] (2019)浙02民初290号。

[9] (2019)京73民初1400号。

[10] (2018)鲁02民初1152号。

[11] (2017)粤民终2977-3013号

[12] (2015)川知民终字第81号。