文/马原，天同律师事务所深圳办公室；李轶凡、李想，天同律师事务所北京办公室

 

转载来源：知产力微信公众号

 

引言

 

非专利实施主体（non practicing entity，NPE）是市场中的一类特殊权利人，一般指不亲自实施专利生产或制造的主体。近几年，随着中国知识产权保护体系的不断完善，NPE在中国境内的活动逐渐频繁，由NPE发起的专利侵权诉讼也逐渐增多。目前，关于NPE的研究主要集中于临时禁令和恶意诉讼这两个方面，而对于NPE诉讼的损害赔偿问题却鲜有提及。

 

从司法实践现状来看，目前尚无法院在损害赔偿计算时对NPE进行区分讨论。典型的NPE专利诉讼案如敦骏系列案[1]，敦骏公司以侵权人获利为计算方式的损害赔偿主张得到了最高院支持。另如云霄飞车系列案[2]，被告虽然针对赔偿请求提出了原告为NPE主体的抗辩，但法院却未予回应并最终适用了法定赔偿。笔者认为，造成上述现象原因除了损害赔偿额计算在知识产权纠纷案件中本身存在难度外，更为主要原因在于没有意识到NPE作为权利人在侵权损害赔偿中所具有的特殊性。

 

从现有法律法规来看，2020年《专利法》修订后，侵权人获利赔偿被提升至专利侵权损害赔偿计算方法的第一顺位[3]，对此，全国人大法工委指出：“此次修改过程中，法院系统反映，实践中，权利人的损失和侵权人的获利都不易计算，而要求法院先论证权利人的损失能否确定，再论证侵权人的获利能否确定，不必要地增加了法院的负担，建议取消关于适用顺序的规定。新专利法对此回应司法机关呼声，取消了二者的适用顺序”[4]。由此看来，立法者将侵权获利赔偿提升至第一顺位的原因似乎更多在于减轻诉讼负担的考量。但从结果意义上来看，这一立法变化可能会对传统侵权赔偿理论带来冲击，当侵权获利与权利人损失成为并列赔偿方案，在适用上势必会一定程度提高侵权获利赔偿请求权的独立性。

 

考虑到NPE发起诉讼的对象通常是大型企业，且主要市场多集中在中国境内，在这种情况下侵权获利赔偿计算方式往往是NPE的最优选择。因此，在可以预见的未来，可能会有更多的NPE选择在中国提起专利诉讼，并选择侵权获利作为损害赔偿计算方式。在缺少司法实践指引的情况下，有必要对NPE专利诉讼案件中侵权获利赔偿规则的适用问题进行讨论。

 

在本文中，笔者将从侵权获利损害赔偿的法理基础出发，通过分析国内学者观点、借鉴国外相关经验，对NPE这类特殊权利人在专利侵权案件损害赔偿中的侵权获利计算方法适用问题进行探讨。

 

正文

 

 

侵权获利损害赔偿的法理基础

 

将侵权人因侵权所获利益返还给权利人的责任承担形式，被普遍称之为“利润剥夺”或“获利返还”。对于此种获益赔偿应当以何种请求权为基础，学术界尚存在争议，但总体而言可以分为以下四类观点：

 

观点1：损害赔偿请求权。传统观点认为，损害赔偿旨在填补受害人所遭受的损害，应当遵循“差额说”和“完全赔偿原则”，将被侵权人恢复到损害未发生时的应然状态。在这一理念的指导下，返还侵权获利仅为侵权损害赔偿数额确定方法，获益赔偿应当以权利人的实际损失为基础，侵权获利赔偿的适用也应当以实际损失的存在为前提和依据。[5]然而，不少学者也对这一思路提出了质疑，其主要认为侵权获益的赔偿责任不应简单归属于侵权损害赔偿理论。具体而言，目前学界对侵权获益的赔偿责任还存在不当得利、不法管理、其他类型请求权三种认识。

 

观点2：不当得利请求权。从功能性上来讲，侵权获益赔偿与不当得利存在一致之处，获利返还救济实质上兼具不当得利及侵权损害赔偿的规则特点，相当于在不当得利的基础上通过侵权损害赔偿的违法性理论扩大了利益返还范围。[6]然而一些学者认为不当得利理论难以完全涵盖侵权获利赔偿，如“得利”与“获利”之间存在区别[7]，同时不当得利不以“违法性”为要件，而侵权获益针对的是非法行为[8]。

 

观点3：不法管理请求权。部分学者认为可以通过不法管理的路径主张获利返还。[9]只要行为人为自己利益介入他人权益范围的行为缺乏正当权限，即构成管理他人事务，适用不法管理，在此之下，对于权利人是否具有商业化利用自己权益的意愿，在所不问。同时，这一解释路径也与《德国专利法》的理论相契合，德国学者普遍认为侵权获益赔偿合理性类似于不法无因管理的管理人得向本人主张返还因管理而生的必要费用。[10]

 

观点4：其他类型请求权。部分学者认为侵权获益赔偿无法归属于现有的任何请求权之内，具有其独立性，应当作为一种独立请求权适用，进而将之放在与损害赔偿平等的地位，无须受“填平原则”等理念限制，也无须被其他原则所限定。[11]另一方面，也有学者认为无论将侵权获益赔偿归属于何种已有请求权，还是将其作为独立请求权，都违背了“全面赔偿原则”这一基本理念，因此应当将其并入法定赔偿路径。[12]

 

 

对NPE诉讼适用侵权获利赔偿的探讨

 

虽然在司法实践中，囤于专利作为无形资产存在难以确定损害赔偿金额，给出精确损害赔偿计算方法之客观困难，鲜有案件针对NPE这一类特殊权利人的损害赔偿计算方式进行深入评述。但是在学术界，已经有部分学者注意到NPE作为专利权人的特殊性，并对NPE专利侵权诉讼中的损害赔偿问题进行了讨论。

 

（一）对NPE专利诉讼适用侵权获利赔偿正当性的质疑

 

首先，当NPE作为专利权人时，由于NPE自身并非专利的实施者，因此NPE不会受到由于侵权所造成的直接利润损失。在这种情况下，如果在NPE诉讼中适用侵权获益赔偿，可能会违背“全面赔偿原则”的基本理念。在这种观念的指导下，侵权人所获利润并不应当全部归于权利人，其中来自侵权人的投入部分仍应由其保留，只有侵占权利人市场的部分才应赔偿给权利人，而NPE自己并未开发实施市场，如果将市场解释为许可费市场，则侵权获利与许可费赔偿方式雷同，所以对于NPE损害赔偿而言，侵权获利不是理想的赔偿方式。[13]如果对NPE主体适用侵权获利赔偿，则可能会与传统损害赔偿法长期奉行的“差额说”背道而驰，颠覆了传统损害赔偿法以权利人中心，以实际侵害范围为赔偿半径的基本理论。“即使侵权未发生权利人也无法获得的部分”却并非“所失利益”，因为其欠缺“所失利益”的本质特征即“将来确定可得性”，将该部分也视为“损失”而赔偿则反而使权利人不当得利。[14]

 

其次，在结果层面，在NPE专利侵权案件中适用侵权获利赔偿可能会造成对“专利流氓”的不当激励，不利于发挥专利的价值，实现专利法鼓励创新的立法目的。有学者虽然支持侵权获利赔偿应当具有理论上的独立适用空间，而不应当受到“完全赔偿原则”理念的限制，但其也认为不加反思地将损害赔偿的构成要件作为适用利润剥夺的要件，则存在不合理之处。其中，侵权获利赔偿的一个潜在问题就在于可能会不当地促进NPE的活动，使得该制度成为NPE获利的工具。NPE本身不发明也不实施专利，未就专利价值的发挥进行劳动。而借助利润剥夺的责任形式，恶意的专利流氓可将实施专利者的劳动化为己有，这与专利法构建的基础理论相违背。[15]除此之外，侵权获利中合理的许可费用理应被视为权利人应得而未得的损失，但将经过侵权人经营而得到的利润完全假设为权利人的损失未免牵强，尤其在权利人并未实施其知识产权的情形中，极易引发对“专利蟑螂”等恶意诉讼人的不当激励。[16]

 

（二）对NPE专利诉讼适用侵权获利赔偿正当性的证成

 

首先，如果认为侵权获利赔偿无需受到“完全赔偿原则”的限制，则可以在一定程度上排除NPE主体的特殊性问题。从法的价值来看，“禁止非法获利”这一原则自罗马法时期便以确立，无论对侵权获利赔偿赋予不当得利、不法管理抑或是独立请求权中的何种理论路径，均可以在一定程度上为NPE排除自身未遭受直接利益损失所带来的障碍，为NPE在专利诉讼中适用侵权获利赔偿规则提供理论上的正当性。例如有学者即主张利润剥夺具有请求权基础上的独立性，在知识产权领域，一方当事人违反注意义务毁损另一方当事人所享有之法益时，即使因加害行为而获得的具体利润并不能被视为该权利人的归属利益，该权利人仍然有权请求剥夺加害人的非法利润。[17]

 

其次，从功能层面来讲，侵权获利赔偿有其遏制侵权的价值所在。对于获利返还制度的必要性而言，当加害人预估其获利大于受害人损失时，侵权将会是更“合理”的选择，这就等于加害人可以强制买断受害人的合法权益，此结果无疑与“禁止非法获利”原则相悖，获利返还因其剥夺加害人侵权获利的效果而具有补充传统民法体系阻吓作用不足的价值。相较于传统损害赔偿法对于过去实际损害的关注，获利返还制度聚焦于如何有效预防潜在权利侵害上，体现了对于侵权法立法目的的重新审视与平衡。基于上述考量，获利返还请求不应以受害人的实际损失为前提。侵权获利赔偿具有浓厚的预防功能，在实际效果上遏制了法律经济分析意义上收益大于成本的积极侵权行为的激励机制。[18]

 

最后，侵权获利赔偿有利于简化损害赔偿计算的复杂性。有学者认为获利返还是为了救济受害人、解决损害赔偿的计算难题，司法实践不得不引入损害赔偿的客观计算方式，对于权利人是否具有商业化利用自己权益的意愿，应当在所不问。[19]也有学者认为当侵权获利被纳入损失的范畴并被视为损失的计算方法时，其应作为一种对抽象损失的测算，而非对于具体损失的精确计算。这样的抽象评估方式之所以成立，其原因在于知识产权是一种具有无形性的排他性权利，只要他人未经许可进入该等排他性权利的权利范围之中，抽象的损失就已经发生，而这样的损失并不等同于以所失利益为主的具体损失，也不会因为权利人未受到实际损失而被排除。[20]

 

综上，对于NPE专利诉讼是否可以适用侵权获利赔偿，国内学术界尚且没有形成统一的观点，并且正反两方的观点均存在一定的合理性。考虑到NPE最早起源于美国，并且在各个发达国家已经进行了很长时间的运营和发展，这些国家也对NPE有着较为丰富的处理经验。在国内学术界对NPE专利诉讼适用侵权获利赔偿的正当性存在争议的情况下，域外的专利损害赔偿法律制度设计和司法实践经验值得我们进行分析和探讨。

 

 

外国法下关于损害赔偿中侵权获利相关的经验与借鉴

 

（一）美国专利法对专利侵权获利赔偿制度的废除

 

与大陆法的不当得利制度类似，被告获取的不当得利自然要返还给原告，是衡平法的基本理念。然而，美国在《1946年专利法》中废除了专利侵权非法获利的计算方法，究其原因，美国众议院专利委员会在解释取消非法获利的原因时曾提出非法获利的计算方法会存在两大问题：一是侵权人所获利益在多大比例上是由侵权行为所引起的，往往难以准确地确定；二是给予侵权人非法获利赔偿往往造成诉讼上的附带支出和推延。[21]因美国对专利侵权获利赔偿制度的废除，目前没有合适的司法实践经验以供参考。但也曾有学者关注到NPE作为专利权人的特殊性，并曾指出由于NPE不与被告在市场中竞争，所以不会因为侵权损失利润，只能获得许可使用费赔偿。[22]

 

（二）德国专利法的专利侵权获利赔偿制度

 

在德国的司法实践中，有判决认为知识产权非法救济的法律基础为德国《民法典》第687条第2款规定的不真正无因管理，即“赔偿义务人明知自已无权利，违反本人之意思，为自己之利益而管理他人之事务，无体财产权权利人对于赔偿义务人因此管理所得之利益仍得主张享有”。[23]基于此种理论，侵权人实为“自己”的利益而“实施专利权人的专利”，构成了拟制无因管理，专利权人可取得侵权人的合法行为所贡献的价值增值。也有观点认为这种方法的理论基础在于，如果侵权人使用专利获得了利益，那么专利权人就损失了对应的利益，这种假设是德国专利法创设的法律拟制，它与专利权人是否实际生产了专利产品或者专利权人通过许可将专利推向市场都没有关系。[24]

 

对于德国法下侵权获利计算方式立法目的，一般认为在于简化赔偿，该“简化”主要体现为两方面: 其一，侵权行为与损害范围之间的因果关系不再是考察重点，无须考察专利权人的经济利益状况是否受到侵权的影响。其二，侵权获利方式将赔偿计算基于侵权人提供的信息，专利权人无须提供有关自身销量等方面的证据，从而避免向可能具有竞争关系的侵权人暴露自身的商业信息。而在司法实践中，帝国法院指出在适用侵权获利方法来计算损害赔偿数额时，无需考虑专利权人本身是否有能力获得侵权人所取得的利益。换言之，即使权利人运用专利进行生产销售的能力低于侵权人，赔偿额仍旧按照侵权人所获利益来确定。[25]

 

综上，德国专利法没有设置对NPE区别对待的损害赔偿特别规定，但是在其现有的专利法理论框架和司法实践模式下，足以为NPE专利诉讼适用侵权获利赔偿留下充足的空间。

 

（三）日本专利法的专利侵权获利赔偿制度

 

《日本专利法》第102条第2款规定了获利返还损害赔偿计算方式，将专利侵权人所得利润推定为专利权人的损失。与德国法相类似，日本也将不法管理视为侵权获利损害赔偿的理论基础。[26]但在此基础上，如果侵权人能够证明权利人所遭受的实际损失少于侵权人获利的话，则对侵害者利得进行减额计算。这就导致了：由于获利返还是逸失利益的推定规定，因此当专利权人本身并不实施专利技术，而是作为许可主体存在时，并不存在逸失利益，因此此种对逸失利益的推定无法适用。[27]

 

综上，目前不同国家对于NPE专利诉讼是否可以适用侵权获利赔偿的规定各不相同。除美国已经明确废除侵权获利赔偿制度外，德国的司法实践为NPE专利诉讼适用侵权获利赔偿提供了正当性解释，而日本专利法却明确排除了NPE主体对侵权获利赔偿的可适用性。

 

 

结语

 

总结而言，目前学界对侵权获利损害赔偿的法理基础尚存在争议，司法实践也没有对NPE主题的特殊性问题给出明确指引，对于NPE专利诉讼适用侵权获利损害赔偿的正当性仍存在疑问。笔者认为，随着中国知识产权保护制度的不断完善，以及新《专利法》将侵权获利赔偿的适用顺位提高，NPE在中国境内发起专利诉讼，并在主张适用侵权获利赔偿计算方法的可能性进一步增加。因此，有必要对侵权获利损害赔偿制度的适用条件，以及NPE主体在损害赔偿中的特殊性问题进行进一步明确。

 

 

注释：

 

[1] 参见(2019)最高法知民终725号民事判决、(2019)最高法知民终147号民事判决。
 

[2] 参见(2019)沪73知民初39号民事判决、(2019)粤03民初513号民事判决、(2019)陕01民初871号民事判决。

 

[3] 《中华人民共和国专利法（2020年修正）》第七十一条第一款：“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。对故意侵犯专利权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。”

 

[4] 参见陈扬跃、马正平：《专利法第四次修改的主要内容与价值取向》，载《知识产权》2012年第12期。

 

[5] 参见王瑞贺：《中华人民共和国专利法释义》，法律出版社2021年版，第197-198页。

 

[6] 参见石佳友，郑衍基：《侵权法上的获利返还制度——以<民法典>第1182条为中心》，载《甘肃政法大学学报》2020年第6期。

 

[7] 参见朱岩：《“利润剥夺”的请求权基础－兼评〈中华人民共和国侵权责任法〉第20 条》，载《法商研究》2011年第3期。

 

[8] 参见前注6。

 

[9] 参见李承亮：《多元赔偿责任论》，载《法学评论》2020年第5期；参见缪宇：《获利返还论——以<侵权责任法>第20条为中心》，载《法商研究》2017年第4期。

 

[10] 参见胡晶晶：《德国法中的专利侵权损害赔偿计算——以德国<专利法>第139 条与德国<民事诉讼法>第287 条为中心》

 

[11] 同前注7；杨雄文、马志伟：《专利法中利润剥夺的理论构造》，载《华南理工大学学报（社会科学版）》2021年第6期；庄雨晴：《侵害知识产权中返还侵权获利救济的定位及适用》，载《电子知识产权》2021年第11期。

 

[12] 参见胡晶晶：《知识产权“利润剥夺”损害赔偿请求权基础研究》，载《法律科学（西北政法大学学报）》2014年第6期。

 

[13] 参见蒋舸：《专利非实施主体诉讼中损害赔偿规则的适用》，载《知识产权》2020年第11期。

 

[14] 同前注12。

 

[15] 参见杨雄文、马志伟：《专利法中利润剥夺的理论构造》，载《华南理工大学学报(社会科学版)》2021年第6期。

 

[16] 同前注12。

 

[17] 同前注7。

 

[18] 同前注6。

 

[19] 参见缪宇：《获利返还论——以<侵权责任法>第20条为中心》，载《法商研究》2017年第4期。

 

[20] 参见庄雨晴：《侵害知识产权中返还侵权获利救济的定位及适用》，载《电子知识产权》2021年第11期。

 

[21] 参见和育东：《美国专利侵权救济》，法律出版社2009年版，第126-142页。

 

[22] Marchese C S, Florey M E, Brooks J R. Retooling Patent Damages Law for NPE Cases[C]//Sedona Conf. J. 2013, 14: 47.

 

[23] 参见曾世雄：《损害赔偿法原理》，中国政法大学出版社2001年版，第187页。

 

[24] 参见戴哲、张芸芝：《德国专利侵权损害赔偿额的计算方法及启示》，载《重庆理工大学学报(社会科学)》2017年第4期。

 

[25] 同前注10。

 

[26] 参见和育东：《非法获利赔偿制度的正当性及适用范围》，载《法学》2018年第8期。

 

[27] 参见张鹏：《日本专利侵权损害赔偿数额计算的理念与制度》，载《知识产权》2017年第6期。