近年来，随着通信技术以及3C市场的迅猛发展，围绕通信领域标准必要专利（Standard Essential Patent，以下简称“SEP”）的相关跨国诉讼在各大科技公司以及非专利实施实体（Non-Practicing Entity，以下简称“NPE”）之间频繁上演。综合考虑市场规模、市场占有率、司法程序便捷性以及法院裁判倾向等多个维度，选择哪些国家的司法辖区作为诉讼战场，不同国家司法辖区之间的诉讼策略与场景如何构建等已经逐渐在上述诉讼主要参与者之间形成一套行之有效的做法。

具体而言，德国以其相对快速的侵权诉讼审理程序以及较易获得且被执行的禁令救济而经常被SEP权利人选为诉讼的首要战场，英国则凭借2017年Unwired Planet与华为SEP纠纷一案[1]（以下简称“UP案”）所确立的裁判规则，如可裁定全球许可费率、对SEP实施者可施加配套FRAND禁令等成为SEP权利人近年来的诉讼“新宠”。相较于德国法院专注于“禁令”的颁布，英国法院除提供禁令救济外，还能为SEP纠纷的实质问题，即对许可费率以及许可条件作出裁定，并将其作为禁令的替代方案提供给SEP实施者，这一全套解决方案更加能够满足权利人的商业期待。

但上述操作也会带来一系列的副作用，比如基于全球许可费率的管辖权争议、冗长的案件审理周期、昂贵的诉讼费用等。2020年，NPE公司Optis选择英国作为诉讼地之一，向Apple发起SEP相关诉讼，这场诉讼于2022年10月落下帷幕。在跨时两年的诉讼程序中，除对本案一些特有问题进行回答外，英国法院再次调整了UP案所确立的裁判规则，将FRAND禁令的授予时间予以提前，进一步加速审理周期，客观上降低了SEP权利人的起诉门槛，使得英国法院越来越成为SEP权利人的最优选择之一。

Optis v. Apple案件背景

Apple作为全球领先且财力雄厚的科技公司，同时也是SEP实施者，其往往成为众多SEP权利人所争相挑战的对象。Optis于2019年就其所拥有的美国SEP在美国得克萨斯州法院以Apple为被告提起SEP侵权之诉，Optis声称Apple具有3G与4G功能的iPhone系列产品侵犯了其所拥有的相关SEP。得克萨斯州法院判决Apple赔付Optis共计5.06亿美元，但该判决随后于2021年4月被美国地区法院撤销，并由美国德克萨斯州东区地方法院进行重新审理，Optis最终再次取得胜诉结果，并获得3亿美元赔偿。

同时，Optis又在英国就其所有的8项SEP以Apple为被告提起诉讼。如英国法院一以贯之的审理思路，该案按照具体审理对象被分为A、B、C、D、E、F六个Trial（Trial A-F）[2]，Trial A至Trial D涉及对专利技术问题的审理，包括对Optis所拥有的SEP有效性（Validation）、是否对标（Essentiality）以及Apple被诉产品是否侵权（Infringement）等进行判断。Trial E被用于确定Optis与Apple之间的FRAND许可条款[3]，Trial F用以处理FRAND禁令问题，即通常所说的FRAND审理。

 

图1

由于SEP权利要求所保护的范围同行业内各大公司所执行的通信标准具有一致性，客观而言，只要涉案SEP的稳定性经受住挑战，SEP实施者最终被法院判定为专利侵权的概率极高，故在此类案件中外界通常更加关注实施者如何就SEP的有效性、对标问题进行挑战，以及在被判定专利侵权后法院如何为SEP权利人提供必要的救济手段。在本案中，Apple如何挑战Optis SEP的稳定性，法院如何通过Trial F来判断是否应当依照Optis的要求，向Apple颁发FRAND禁令成为业内主要关注点。

另外，禁令的颁发与否以及颁发的时间对案件的进程往往具有决定性影响，尤其是对于本案而言，根据Statista的统计（参考图2）[4]，自2011年以来，仅iPhone就在英国手机市场长期占据40%以上的份额，同时考虑到英国市场的高价值性，从理性角度考虑，Apple因为禁令而退出英国市场的概率为0，故禁令的颁发将不得不使得Apple与Optis达成妥协与和解，而加快诉讼进程，推动法院颁发禁令也成为Optis的主要诉讼目标。

 

图2

Optis v. Apple案件争议焦点

由于本案被分为6个Trial，且每个Trial都拥有各自专门的审理对象，故各个Trial的争议焦点都不尽相同，现就上述Trial A-F中引起业内讨论较多的争议点进行简单介绍与分析。

1.SEP权利人向欧洲电信标准化协会（European Telecommunications Standards Institute，以下简称“ETSI”）的延迟声明是否可以构成SEP侵权诉讼中SEP实施者的财产禁反言（proprietary estoppel）抗辩

本案Trial B涉及到对欧洲EP2229744B1号专利的技术审理，在该Trial的推进过程中，Apple以“禁反言原则”提出抗辩。具体而言，Apple认为该专利的前专利权人爱立信就该专利所涉及的技术声明违反了ETSI知识产权政策第4.1条的规定[5]，由此造成Optis就该专利所获得的救济应当受到限制。按照该知识产权政策第4.1条的规定，ETSI成员在参与标准或技术规范的制定时，应当及时向ETSI通报其所拥有的知识产权，尤其是当该成员所提交的技术信息将被采纳为标准的一部分，与该技术信息相关的知识产权需要进行通报。

第4.1条进行如此规定有利于标准制定参与者在制定标准时清楚了解到自己所支持的技术标准是否存在被专利化的现象，如果存在，那是否还有非专利的技术方案可供选择。爱立信于2008年1月向美国专利及商标局USPTO提交了美国临时专利申请，同年爱立信在参与3GPP RAN WG2的会议时，成功将该美国临时专利申请所涉及的技术纳入ETSI TS 36.322标准中，使之成为LTE标准的一部分，但却直至2010年才向ETSI声明美国临时专利申请的存在，故客观上爱立信就本专利的声明问题违反了ETSI知识产权政策第4.1条的规定。针对这一争议，Optis主张爱立信是否对该技术进行过声明实际上无关紧要，因为这并不会影响到该技术实际会成为标准的一部分这一事实，且在实践中大部分ETSI成员都不会对严格遵照第4.1条的规定向ETSI进行声明，包括Apple自己。

负责审理本案的Meade法官援引判例法，总结Apple此处的禁反言抗辩成立与否至少需要考虑三个要素，分别是（1）Assurance（保证）；（2）Reliance（依赖）；（3）Detriment in consequence of the reliance（因依赖而造成的损害）。即需当事人对某一事实进行了保证，使得第三方对该保证产生依赖，而一旦违背该保证，第三方则会因该依赖关系而受到损害。就要素一“保证”而言，Apple认为爱立信通过沉默认可的方式向ETSI保证了其所提交的文件中不存在已经申请专利的技术，但通过Optis的举证以及Meade法官的分析可知，延期向ETSI进行专利声明这一行为对于ETSI各个成员以及ETSI自身而言都已经习以为常，ETSI工作人员也不会认为爱立信所提交的标准中不存在任何专利技术。

就剩下两个要素而言，Meade法官认为，本专利所涉及到的技术不存在等效的替代解决方案，技术是否已经被专利化实际上也并不是ETSI在对该类技术是否被纳入标准进行评估时所考虑的内容。进一步的，Meade法官从ETSI知识产权政策的历史沿革以及对该政策具有管辖效力的法国法律等角度进行分析，认为ETSI只有在处理SEP实施者无法获得许可，或需判断许可条款是否符合FRAND原则时才会视“延迟声明”为问题所在，同时，依据法国民法典的相关规定，对ETSI知识产权政策第4.1条的解释应当从当事双方主体共同的意图来考虑，而不能仅仅停留于该条的字面意思，基于上述理由，Apple的禁反言抗辩最终并未获得Meade法官所支持。

2. Apple是否是一个非善意的被许可人（an unwilling licensee）

被许可人，即SEP实施者是否对许可持有善意态度将直接对法院的禁令救济颁发与否产生影响。在Apple被初步认定存在侵犯Optis专利权的行为后，其向负责审理Trial F的Meade法官以及Optis作出一项极其复杂的附条件承诺，Meade法官将该附条件的承诺总结为除非Apple认为已经没有必要或为时已晚，否则其将同意按照法院Trial E最终所裁定的许可条件与Optis达成许可协议，而这一附条件的承诺形式使得Optis获取了可以迅速推动法院审理本案FRAND禁令程序的机会。

FRAND禁令由Birss法官在UP案中创立，同专利侵权案件中常见的禁令相类似，FRAND禁令最终的实现方式同样为禁止侵权人在特定市场实施被侵权专利，即该侵权人不再能够在该市场从事侵权产品的生产、制造以及销售等行为。但与一般禁令相区别的是，FRAND禁令是一个附条件实施的禁令，即被授予FRAND禁令的SEP实施者如果愿意接受法院所确定的许可条件完成许可协议，该禁令即无需再被执行。

在本案中，Optis认为Apple虽然作出了愿意按照法院所确定的许可条件接受许可这一承诺，但该承诺附上了复杂的实现条件，致使Apple最终可能不会接受法院所确定的许可条件，Apple这一行为违反了ETSI知识产权政策第6.1条对SEP实施者所赋予的义务[6]，故Apple并非是一个善意的被许可人。

基于此，Optis进一步主张法院在Trial E所将要确定的许可条件已经无关紧要，Apple也不再能够以作出接受许可的承诺作为FRAND禁令的抗辩，一旦确认Apple确实存在侵犯Optis SEP的行为，法院应当尽早向Apple颁发禁令，无需再等待Trial E审理终结。Apple则认为在其完全不清楚Trial E可能会对FRAND许可条件作出何种认定之前就无条件承诺将会接受该许可条件，这对Apple而言是不公平的，同时，Apple还主张Optis在谈判中所提出的许可条件严重背离FRAND原则，其相关行为已经违反竞争法，涉嫌滥用其所具有的市场支配地位。

为了解决上述争议，Meade法官需要对下面4个问题进行分析与解答：

 

对于问题一，Optis主张ETSI知识产权政策第6.1条赋予SEP权利人与实施者彼此承诺基于FRAND原则达成SEP许可的义务。具体而言，Optis需要承诺其将按照FRAND原则向Apple进行许可，作为回应，Apple应当建设性地参与谈判，如果双方在单独谈判时没有达成许可协议，则应当按照法院所确认的许可条件达成许可协议，并且Apple应当就上述内容在法院认定Optis专利有效以及Apple存在侵权行为后向法院进行无条件的承诺，若无法达成这些要求，就不能认为Apple是一个善意的被许可人，其也无法对等获得Optis所做出的许可承诺。Apple认为，该第6.1条除了要求SEP实施者寻求许可外，并不包含对实施者的其他限制，比如需要实施者作出接受许可的承诺等，只要实施者积极寻求许可，就能够满足第6.1条对其所赋予的义务，所以实施者有权在法院就FRAND许可条件作出认定后再决定自己是否接收许可以及以何种方式进行许可。Optis以及Apple双方针对该争议各自聘请经济学专家出具了相关经济学分析报告用以支持自己的观点。同Trial B中对ETSI知识产权政策第4.1条的分析相类似，Meade法官引用了法国法律的相关原则性规定用以解释第6.1条的实际含义，同时还进一步分析了华为与中兴SEP纠纷案[7]以及UP案中所确定的SEP权利人与实施者之间的权利与义务关系以及Optis与Apple经济学分析报告中的正确与错误之处，最终确定第6.1条并不会使得SEP实施者从权利人的FRAND承诺中获得免于起诉的权利而不用承担相应的义务，也没有为SEP实施者提供在未取得许可的情况下实施专利而不遭受禁令的权利，Apple应当作出承诺，接受Trial E中所确定的许可条件，即使该条件还未最终确定。Apple如今所呈现的态度只是有限意义上的“愿意”接受许可，即其只是想要按照自己的条件以及自己所选择的时间获得许可，同时还保留了完全拒绝许可的权利，该行为最终会导致Apple至少还能够再实施Optis所有的SEP一年时间且拒绝接受可能的FRAND许可条件，而该种可能性绝对不会是ETSI知识产权政策第6.1条制定时所预期的目的。进一步的，Optis主张SEP实施者应当在谈判的一开始或至少在被认定侵权后便作出上述承诺，若其拒绝如此，实施者就将永远失去获得FRAND许可的权利，并获得永久禁令。对于Optis该主张，Meade法官接受了SEP实施者应当在被认定侵权后作出无条件接受许可的承诺，但该时间不应当再进一步提前，因为在确认存在侵权行为之前实施者无法明确了解自己究竟有无实际使用相关SEP，同时Meade法官也拒绝了Optis关于永久禁令的主张。

对于问题二，Apple一共列举了Optis共计10项违反竞争法，涉嫌滥用市场支配地位的行为，主要包括Optis主张过高的许可费率、寻求不公平的许可条款、将Non-SEP与SEP捆绑许可等。Optis认为基于UP案中Birss法官的观点，只要Optis承诺其将会遵守法院所确定的FRAND许可条件而Apple没有进行承诺，Optis就不能被认定为滥用市场支配地位。Meade法官拒绝了Optis的主张，其认为UP案中Briss法官除了参考双方当事人是否作出遵守法院所确定的FRAND许可条件的承诺外，还参考了其他众多因素，实际上即使作出承诺，也可能存在滥用行为，比如SEP权利人在没有通知实施者或者与实施者充分谈判的情况下就通过起诉的方式向实施者施压等。

而在本案中实际需要关注的问题在于Optis是否在谈判过程中提出过于严苛的许可条件或者过高的许可费率，不过这些需要等到Trial E对FRAND许可条件进行确认后才能对Optis是否存在违反竞争法的行为进一步作出判断，所以Meade法官不会在Trial F中对Optis是否滥用市场支配地位进行认定，但为了能够推动对后续问题的分析，Meade法官认为需要暂时在Trial F的某些议题中假设Optis滥用了市场支配地位，但这并非最终结果。对于问题三，Optis的观点一如上文所述，即法院应当迅速且尽早的向Apple颁发禁令，而Apple认为依照UP案的裁判规则，由于Optis存在滥用市场支配地位的行为，故不应当通过禁令的方式给予其救济，退一步讲，即使应当颁发禁令，禁令也属于一种自由裁量措施，法院只能在Trial E确定了FRAND许可条件以及认定Optis是否具有滥用市场支配地位的行为后才能进行决定，就目前这一阶段，法院可以裁定损害赔偿用以代替禁令。另外，如果法院真的依照Optis要求向Apple颁发禁令，这将会助长Optis滥用市场支配地位的行为以及对Apple不合理地施加谈判压力。

Meade法官首先对颁发禁令与滥用市场支配地位的关系进行了分析，其认为，UP案对该问题的讨论只是附带性的，因为UP案中的作为SEP权利人的Unwired Planet最终并未被认定具有滥用市场支配地位的行为， 但Briss法官在UP案中的确一般性地阐述了滥用市场支配地位与颁发禁令的矛盾性，不过他也强调了滥用市场支配地位的行为需要与放弃禁令救济相当，具体可以从侵权时长、实施者对获得FRAND许可的态度以及通过损害赔偿替代禁令的可行性等角度进行分析，并且Briss法官强调，在专利侵权案件中对侵权人颁发禁令应当是正常的立场，尤其是侵权人可以获得许可而却不愿获得许可的情况下，综合UP案中包括上述条件在内的所有考量因素，本案Meade法官认为UP案中的实际推理结果应当是拒绝颁发禁令往往会使得SEP权利人无法获得充分的救济，同时也不符合ETSI所设立FRAND原则的初衷。

另外，Meade法官认为在本案中还需要进一步分析如果Optis存在滥用行为，该滥用行为自身可能进一步产生的影响，最终Meade法官指出由于存在法院的介入，即使Optis存在滥用行为且这些行为产生了消极影响，到目前这一阶段这些影响都已经停止或被阻止，故最终在本案中Optis是否存在滥用市场支配地位的行为不会阻却禁令的颁发。

之后，Meade法官再次针对Apple关于自由裁量措施的论点进行了驳斥，并指出在SEP权利人如果能够遵守自己所作出的FRAND承诺，且也不存在需要法院通过拒绝颁发禁令来解决滥用市场支配地位的问题情况下，法院通常会授予禁令，并且几乎没有空间进一步考虑自由裁量的问题。结合上述的分析，对于问题四，Meade法官指出如果Apple想要避免禁令的执行，其应当作出接受接下来Trial E确定的FRAND许可条件的承诺。

综上，Meade法官在Trial F中没有完全接受双方的主张，其认为在Trial F中目前无法判断Apple关于Optis滥用市场支配地位的指控是否属实，该问题需要等到Trial E中解决，但这一指控不能阻止Apple基于在技术审判中所认定的侵权行为而被授予禁令，不过该禁令并非是立即且无条件的，而可以通过向法院作出愿意接受Trial E中法院所确定的许可条件的承诺从而阻却禁令的执行。

Apple对一审判决提出上诉，Optis也相应提出上诉。Apple的上诉理由主要聚焦在两个方面，一是一审法院错误地解释了ETSI知识产权政策第6.1条的内涵，二是一审法院颁发针对Apple的FRAND禁令存在程序违法，且将进一步有助于Optis滥用其市场支配地位。Optis的上诉理由也仍然聚焦在Apple是否应当被颁发无条件的禁令这一问题上。上诉法院的Arnold法官对双方的上诉理由逐一进行了简短的回应。

很明显，Arnold法官在对ETSI知识产权政策的内涵进行解释时强调需要同时避免专利劫持（patent hold-up）与专利反向劫持（patent hold-out）问题，若等到法院在Trial E中确认FRAND许可条件后再交由Apple决定接受该许可条件还是被授予禁令则会助长SEP实施者专利反向劫持的问题。就Optis是否违反竞争法这一问题而言，上诉法院Arnold法官同意Meade法官的观点，即在SEP被判定为有效、对标且被侵权的情况下拒绝授予Apple禁令将会使得Optis没有办法获得足够的救济措施，因此Apple只有在提出非常强而有力的理由时才能够阻却禁令的授予与执行，而目前就其所主张的Optis滥用市场支配地位，违反竞争法这一理由并不足以阻却其被授予禁令，即使Optis真的存在滥用行为，其也可以通过财产赔偿的方式来对Apple因滥用行为所遭受的损失进行补偿。

而对于Optis的上诉，Arnold法官坚决地驳回了其针对Apple的无条件禁令请求，因为该种禁令形式会助长专利劫持，并且与ETSI知识产权政策的目标相违背，Arnold法官仍然坚持了Meade法官对Apple的禁令形式，即应当基于Apple以承诺来换取禁令不被执行的机会，综上，Arnold法官维持了一审法院的判决。值得关注的是，Arnold法官在判决的后记（Postscript）处特别强调了当前用于解决SEP/FRAND争议的系统处于功能失调状态，Optis与Apple每一方都坚持自己的立场，试图以对自己有利的方式来运作该系统，而阻止这一现象的唯一方法是让ETSI一类的标准制定组织将强制仲裁程序引入知识产权政策当中。

Optis v. Apple案件影响

正如前文所述，禁令是SEP实施者在SEP诉讼中的最大梦魇，因为禁令一旦被执行则意味着实施者的产品将无法再在某一市场进行销售，其长期经营所获得的市场份额也将付之一炬，继而给商业利益带来巨大冲击，所以禁令也成为了法院最大的“杀器”以及SEP权利人所必然追求的目标，并且在实践中，颁布禁令往往可以迅速推动许可双方进入到和解阶段，使得实施者“屈服”。英国法院虽然近年来成为SEP权利人进行SEP诉讼的首选地之一，但相较于德国十分快速的临时禁令而言，英国FRAND禁令颁发周期十分漫长，需要等待多轮审理程序，这一漫长的诉讼周期以及基于该漫长周期而产生的巨额律师费用为SEP权利人在英国的维权之路设定了很高的门槛，尤其是实施者们大都为财大气粗的科技公司，相较于更加高额的许可费，该些公司使用较少的代理费用招募更专业的律师团队，通过各种法律途径延宕诉讼程序，以拖待变，使得不少小型权利人对英国的诉讼环境望而却步。但在本案中，英国法院确立了比UP案更加激进的裁判规则，即一旦权利人的SEP被认定为有效、对标且被侵权，其便有权获得FRAND禁令，除非SEP实施者承诺将接受随后法院所确立的FRAND许可条件，这意味着FRAND禁令的颁发时间可以在部分技术审理完成之后，FRAND审理开始之前，即无需再一轮又一轮地等待着大部分审理程序结束就可以使得权利人获得禁令救济，这将大大缩短英国法院就SEP案件的有效审理周期，使得权利人迅速获得禁令从而加速与SEP实施者之间的谈判进度，降低权利人的维权代价，所以在可以预见的未来，将会有更多SEP权利人在英国向实施者们发起挑战。

注释：

[1]Unwired Planet International Ltd, Unwired Planet LLC v Huawei Technologies Co Ltd, Huawei Technologies (UK) Co Ltd, [2017] EWHC 711 (Pat)

[2]Optis Cellular Technology LLC, Optis Wireless Technology LLC and Unwired Planet International LTD v Apple Retail UK LTD, Apple Distribution International LTD and Apple Inc, Trial A: [2020] EWHC 2746 (Pat); Trial B: [2021] EWHC 1739 (Pat); Trail C: [2021] EWHC 3121 (Pat); Trail D: [2022] EWHC 561 (Pat); Trial E: [2021] EWHC 2080 (Pat); Trial F: [2021] EWHC 2564 (Pat).

[3]FRAND: Fair, Reasonable and Non-discriminatory

[4]Market share of Apple iOS in the United Kingdom (UK) from December 2011 to August 2022，https://www.statista.com/statistics/271195/apple-ios-market-share-in-the-united-kingdom-uk/

[5]ETSI Intellectual Property Rights Policy “4.1 Subject to Clause 4.2 below, each MEMBER shall use its reasonable endeavours, in particular during the development of a STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION where it participates, to inform ETSI of ESSENTIAL IPRs in a timely fashion. In particular, a MEMBER submitting a technical proposal for a STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION shall, on a bona fide basis, draw the attention of ETSI to any of that MEMBER's IPR which might be ESSENTIAL if that proposal is adopted.”

[6]ETSI Intellectual Property Rights Policy“6.1 When an ESSENTIAL IPR relating to a particular STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION is brought to the attention of ETSI, the Director-General of ETSI shall immediately request the owner to give within three months an irrevocable undertaking in writing that it is prepared to grant irrevocable licences on fair, reasonable and non-discriminatory ("FRAND") terms and conditions under such IPR to at least the following extent:

- MANUFACTURE, including the right to make or have made customized components and sub-systems to the licensee's own design for use in MANUFACTURE;

- sell, lease, or otherwise dispose of EQUIPMENT so MANUFACTURED;

- repair, use, or operate EQUIPMENT; and

- use METHODS.

The above undertaking may be made subject to the condition that those who seek licences agree to reciprocate.”

[7]Huawei Technology Co. Ltd v ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH [2015] Case C-170/13 CJEU